상표등록의 중요성은 매년 더욱 중요해지고 있다. 이제는 아마존 같은 온라인 업체에서도 상표등록이 없으면 아마존을 통해 상품을 판매할 수 없는 예가 날로 일어나고 있다. 이러한 환경속에서 미국 특허/상표청은 상표심사의 모든 면에서 전보다 더욱 섬세한 심사를 하므로 일년전만 해도 등록 허락이 되었을 만한 상표등록 신청서류도 office action을 통한 거절 통지서를 받는 사례가 많아지고 있다.

심사관의 1심에서 만일 혼동 가능성 및 여러가지 이유로 office action(거절서)이 발생하면 출원인은 6개월 내 심사관이 지적한 내용 하나 하나를 섬세하게 반박할 수 있는 자료를 준비해 office action response(반박서류)를 법률조항 및 판결 선례를 의지하여 반박할 수 있다.

심사관은 반박서류를 통해 상표등록 가능성을 재심하게 되고 상표등록을 허락하던지 아니면 심사관이 (1)Final Office Action(마지막 거절 결정서)를 또는 (2)심사관이 새로운 이유로 거절하게 되면 Non-Final Office Action를 보낸다. Non-Final Action은 다시 반박서류를 제시하면 된다. Final Office Action에서 간단한 형식적 거절(예:서비스 표현 교정 요구, 등)은 추가 Office Action Response로 해결할 수 있지만 만일 법적 내용에 의한 거절이 있으면 상표 등록에 대한 심사는 끝남이 된다.

Final Office Action을 받게 되면 출원인은 많은 경우에 상표등록을 기권하는데 만일 심사관이 판단을 잘못했다고 생각되면, 또는 전에 생각하지 못했던 내용이나, 반박하지 못했던 내용 또는 새로운 증거를 제시하여 새로운 법적 반박을 할 수 있으면, 심사관에게 6개월 내 Request for Reconsideration(재심 청구)를 할 수 있다.

원칙적으로는 전에 했던 증거와 반박내용 만으로도 재심 청구를 할 수 있지만, 만일 그렇게 한다면 심사관의 판결을 바꿀 수 있는 가능성은 없다 보며, 새로운 증거물과 새로운 법적 반박내용이 제시되어 심사관의 판단을 바꾸게 인도해야 한다. 만일 재심 청구를 새로운 증거물과 새로운 법적 반박내용으로 청구했음에도 불구하고 등록허락이 안된다면, Appeal to Trademark Trial and Appeal Board(TTAB: 상표청 내 행정법원에 상소)를 할 수 있다.

Request for Reconsideration(재심청구)를 접수하면 심사관은 재심을 한 후 (1)상표등록을 허락할 수 있고 (2)심사관의 새로운 증거를 제시하며 Non-Final Office Action을 발행하여 출원인의 추가 의견을 요구할 수 있으며 또는 (3)새로운 증거를 제시하되 Final Office Action을 유지하며 Request for Reconsideration을 거절할 수 있다. 만일 심사관이 새로운 증거를 제시하되 Final Office Action을 유지하면, 처음 Final Office Action 날로부터 6개월이 지나지 않았으면 Second Request for Reconsideration을 제시하여 심사관이 더 이상 심사를 중단한다 하여도 TTAB에서의 상소를 위해 추가 증거를 제시할 수 있다.

만일 상표청 내 행정법원(TTAB)에 항소를 제시하려면, 출원인이 꼭 Request for Reconsideration(재심청구)를 제시하지 않고도 상소를 할 수 있지만 TTAB에서 상소 진행 시는 오직 상소전에 출원인과 심사관이 제시했던 증거자료만을 일용할 수 있으므로 상소를 제시하기 전에 재심청구를 요구하므로 모든 증거자료 및 추가자료를 상표 심사관에게 완벽하게 상소에서 일용할 수 있게 함이 매우 중요하다.

TTAB에 상소를 고려한다면 상표심사 과정에서 Final Office Action이 나온 날로 6개월 내 상소를 접수해야 하며, 재심청구를 시간 내 접수했다 하여도 상소는 Final Office Action이 나온 날로 6개월 내 접수해야 한다. (213)389-3777

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