산업 디자인이 중요한 역할을 하고 있는 현대 사회에서 디자인은 ‘발명’이라고 충분히 정의할 수 있다. 이는 좋은 디자인은 사용자에게 시각적인 매력을 어필할 뿐만 아니라 제품의 실용성을 향상시키고 기존 제품과의 차별성을 줄 수 있기 때문이다.
디자인 특허 출원은 실용 특허와 비교하여 소요되는 비용과 시간이 현저히 적고, 등록률이 월등히 높다는 장점들이 있다. 또한, 실용 특허와 마찬가지로 ‘patented’ 또는 ‘patent pending’ 마킹(marking)을 제품에 사용할 수 있으므로, 마케팅에도 도움이 되는 이익이 있다. 다양한 상업적 용도와 이점을 가지는 디자인 특허 출원을 고려할 경우 조심해야 할 부분들과 필요한 전략 몇가지를 간략히 살펴 보려한다.

▲해외 출원: 제품을 해외에 수출하거나 판매할 예정이어서 해외 국가의 귄리 확보를 해야 하는 경우가 종종 있다. 이럴 경우 (1)헤이그 시스템에 의한 국제 디자인 출원과 (2)미국 선 출원 후 6개월 안에 우선권을 주장하여 각 해당 국가에 후 출원을 완료하는 두 개의 옵션이 있다. 몇 개의 국가 그리고 또 어느 국가인지에 따라 출원 전략 조정이 필요할 것이다. 각 나라마다 심사 기준 또는 도면 조건이 다르기 때문이다. 하나의 예로, 미국에서는 제품의 부분(partial) 디자인에 대해 특허 등록이 허용되나 중국에서는 허용되지 않는다.

▲거절 이유: 실무에서 제일 자주 발생하는 거절 이유는 기재불비 거절이다. 기재불비 거절은 주로 두가지로 분리된다: (1)두 개 이상의 도면들이 일관성이 없거나, (2)도면들로부터 정확한 디자인 형태를 이해할 수 없을 때이다. 일관성이 없다는 거절을 방지하기 위해 3D 소프트웨어를 사용하여 도면들을 추출하는 것을 권장하며, 후자의 경우, 여러개의 사시도를 포함하거나 정확한 음영을 표시하여 거절을 방지할 수 있다.

▲출원 전 공개: 미국 실용 특허와 마찬가지로 발명가에 의한 발명(디자인)의 공개로부터 1년안에 특허 출원을 완료해야 한다. 디자인이 공개 된 후의 기간이 1년이 넘는다면 특허 등록이 불가능함으로, 디자인의 첫 공개 또는 판매를 기록하고 염두에 두어야 한다. 물론, 가능하다면 공개 이전에 특허 출원을 완료하는 것이 제일 바람직하다.

▲복수의 디자인/부분 디자인 출원: 미국 특허법에 의하면 등록된 특허는 하나의 발명만 포함할 수 있다. 여러개의 실시예를 하나의 출원으로 진행하고 등록받을 수 있으나, 심사관이 실시예들을 하나의 디자인이 아니라 복수의 디자인으로 판단할 경우 ‘한정 요구’를 발행할 것이고, 발명가는 하나의 실시예를 선택하여 심사 받아야 한다. 그리고 선택하지 않은 디자인/실시예는 분할(divisional) 출원을 진행하여 따로 심사받아 특허 권리를 확보할 수 있다.

전략적으로, 디자인 모(parent)출원에 이어 분할 출원 또는 계속(continuation) 출원을 하는 것이 이득인 경우도 있다. 왜냐하면 출원일로부터 20년을 특허 존속 기간으로 하는 실용 특허와는 달리, 디자인 특허는 등록일부터 15년동안 유효하기 때문이다.

또 다른 방법으로는 하나의 출원에 다수의 디자인 발명을 포함하는 ‘옴니버스(omnibus) 출원’ 을 진행할 수도 있다. 예를 들어서, 새로운 자동차를 디자인하였을때, 여러가지의 디자인 요소들이 포함되어 있다. 차체의 모양 외에 헤드라이트, 범퍼, 인터리어, 운전대, 창문 등 여러개의 디자인 발명을 포함할 수 있는데, 옴니버스 출원은 이 모든 요소들을 포함시켜 진행하고, 사업성의 필요에 따라 분할 또는 계속 출원을 진행할 수 있다.

이 경우, 시간적으로 여유있게 자(child)출원 진행이 가능하고 특허 등록부터 15년이란 존속 기간을 누릴 수 있지만, 위험 요소가 없는 것이 아니다. 옴니버스 출원의 모특허 등록과 함께 출원에 포함되었던 모든 디자인이 공개되고 출원인의 다른 출원들에 선행기술로 적용될 수 있다는 것과 금반언 적용에 따라 권리 범위 해석이 좁아질 수 있다는 단점들을 염두하고 적절한 전략을 세워야한다.

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<신현우 변호사>